《美国法典》第35章第101条规定了可受美国专利法保护的发明的范围：无论何人，只要其发明或发现了任何新型实用的程序、机械、生产工艺或化合物，或对上述事项做出了新型实用的改进，并符合本法所规定之条件和要求，都有权取得相应的专利权。
　　但在过去的几十年里，当法院试图将这一原则应用于与编程计算机和商业方法相关的发明，来决定其是否可受专利法保护时，这一看似无争议的条款却让法院十分头痛。
　　去年，美国唯一审理涉及专利法案件的上诉法院——美国联邦巡回上诉法院在In re Bilski一案（545 F.3d 第943页：联邦巡回法院2008年）中宣布了一项检验程序是否可授予专利权的新测试——“机器或转换测试法” ，即把可申请专利的“程序”限定于依附于特定机械或设施的程序，或将某一物品转化为其他状态或物品的程序。这是联邦巡回上诉法院11年来宣布的第三个检验是否可授予专利权的测试法，标志着近10年来在美国道富银行信托有限公司诉Signature金融集团有限公司一案（149 F.3d 第1368页：联邦巡回法院1998年）中确立的将专利标的物范围扩展到最大的法则的终结。道富银行案允许任何能产生实用性、有型性和实体性成果的发明获得专利权。
　　道富银行测试法取代了 “Freeman-Walter-Abele”测试法。“Freeman-Walter-Abele”测试法以美国联邦巡回上诉法院的3个案件命名。美国联邦巡回上诉法院的前身认定，如果对以下2个问题的回答都是肯定的，那么发明则不受专利权保护。第一个问题是：一项权利要求是否直接或间接的复述一种计算方法，第二个问题是：该权利要求是否涵盖了该计算方法的所有实际用途。由于这一测试主要采用数学计算法，因此对很多发明都不适用。
　　然而，最高法院最近决定听审对联邦巡回上诉法院In re Bilski判决的上诉。最高法院的意见有望在2010年初发表，并可能提出第四种测试法。与此同时，从联邦巡回上诉法院In re Bilski判决之后，地区法院和美国专利商标局已经采纳并阐述了Bilski测试法。
关于Bilski案
　　判定是否可授予专利权的道富银行测试法，使用期限如此之短的原因之一，可能是由于最高法院在2件不作为先例的判决（LabCorp案和eBay案）中对关于商业方法专利和第101 条测试的问题提出疑问：Breyer大法官就最高法院在Stevens大法官和Souter大法官都参加的LabCorp一案中撤销原判的判决所做的不同意见中指出：“联邦巡回法院在富通银行一案中认为如果某种程序可以产生‘实用性、有型性和实体性成果’，则该程序属于专利标的物的范围。但最高法院从未说明符合上述要求的程序即属于专利标的物，且从字面上解释，上述声明涵盖本法院作出相反判决的一些情形。”（548 U.S. 第124，137页：2006年）。同年，上述3名大法官及Kennedy大法官在eBay一案中称：“某些商业方法专利具有潜在的模糊性和可质疑的有效性”。（详见eBay诉MercExchange， 547 U.S.第288，297页）。
　　在Bilski案中，联邦巡回法院看到了一个重写专利标的物问题的机会。该案涉及一种规避货物贸易风险的方法。“货物供应商”按照固定价格将产品销售给客户，并从“市场参与者”（如下游供应商）处按照另一固定价格购买该商品。这一技术避免了因货物需求量急剧上升或下降而导致费用过高或产品价格过低的可能性。
　　法院出具的书面意见分5个部分，主要意见为9名法官所持之意见。其中，2名法官持赞同意见，3名法官各自持有异议，3名法官认为法庭过度限制了专利标的物的范围，1名法官认为法院的判决对专利标的物的限制仍不够。
　　联邦巡回法院的主要意见重申了道富银行案提出的没有“商业方法”例外的主张，但因为 “实用性、有型性和实体性成果”测试和最高法院判例相抵触而推翻了该测试。在重新考量最高法院的案例后，联邦巡回法院宣布了下述判定一种程序（或方法）是否可授予专利权的“机器或转换测试”：
　　《美国法典》第35章第101条规定，所申请权利要求的程序必然属于标的物范围，若：（1）其涉及特定的机器或设备；或（2）其将特定的物品转换为不同状态或其他物品。专利权利要求中“仅涉及适用领域”或“非重要的解决方案之外步骤”的限制对某一方法是否属于专利标的物的范围并无影响。
　　因为Bilski一案中的权利要求未涉及机器，联邦巡回法院并未就“机器实施的明确界限，以及对特定问题的答案，比如引用计算机是否将特定机器与程序权利要求充分联接”做出界定。相反，法院却高度重视测试中“转换”部分的内容，并作出解释：如果数据代表有形物体，如“骨骼结构，器官和其他身体组织”，则专利权利要求可以包括数据转换。
　　基于“机器或转换测试”，联邦巡回法院认定Bilski案中的权利要求不属于专利标的物，因为该方法并未与机器相关，且并未将任何物体转换为其他状态或物体。法院认定法定义务或关系、经营风险及其他该类抽象概念不具有且不代表物理特征或实体性。此外，法院还认定：权利要求1有效的先占了任何 “减少商业风险”的方法的专利申请，尽管权利要求的范围被限定于可消费的商品，法院还是认定该限制仅属于使用领域的限制，因此对该限制不予考虑。

      Bilski案对随后案件产生的影响
A. 联邦巡回法院
Bilski案判决后不久，联邦巡回法院对In re Comiskey（554 F.3d 第967页：联邦巡回法院2009年）案全席复审。复审判决让作第一次裁定的3位法官有机会颁布一个修改过的裁决。复审判决维持将“强制仲裁解决方法”权利要求认定不属可申请专利范围的判决，但改变了对系统权利要求的处理方法。联邦巡回法院第一次审理的意见认定，包含像“挂号模块”、“检验模块”等元素的系统权利要求，不是方法，而且包含了专利标的物。然而，在重审过程中，联邦巡回法院将这一权利要求是否符合《美国法典》第35章第101条的规定这一问题发回到美国专利商标局审理。
在 In re Ferguson（558 F.3d第1359页：联邦巡回法院2009年3月6日）案中，权利要求阐述了一种推销产品的方法。美国专利商标局拒绝了101条下的所有权利要求，联邦巡回法院根据Bilski案对专利商标局意见予以确认。法院认定该权利要求与其定义为“包括部件或特定装置及装置组的有型性成果”的机器并无关联。法院还认定该权利要求最多转换了不属于专利标的物的商业或法律关系。
B. 地区法院
今年，3个地区法院根据Bilski案《美国法典》和第35 章第101条驳回了方法权利要求的申请。在Fort地产有限公司诉美国总租赁有限责任公司（2009 WL 249205加州中部地区法院2009年1月22日）一案中，申请专利的是一种“创建适合进行迟延纳税交换的房地产投资手段的方法”。加州中部地区法院在根据Bilski案所做出的简易判决中认为，根据第101条，涉案方法权利申请无效。专利所有人在庭审过程中承认所主张权利之方法确实需要计算机，法院则认为该权利申请涉及的唯一转换是被称为“契约股份”的法律义务和关系的处理，不具备物理特征和实体性。
在网络资源公司诉零售决策有限公司（2009 U.S. Dist. LEXIS 26056，加州北部法院2009年3月27日）一案中，加州北部法院认定“检测客户和商家间在因特网交易中信用卡欺诈的方法”之权利申请不受专利权保护，理由是（1）权利申请中的“运算”没有达到Bilski案中“转换”的要求，且（2）“因特网”不是一个“特别的”机器。地区法院在此采用比联邦巡回法院更严格的标准，认定该“计算机可读媒介”的权利要求，包含实施特定步骤的程序指令，同样没有达到Bilski的标准。因此，地区法院驳回了“计算机可读媒介”的权利申请。然而，联邦巡回法院在In re Beauregard（53F.3d第1583页：联邦巡回法院1995年5月12日）一案中允许计算机可读媒介的权利要求，并且忽略了Bilski案只阐述方法专利权申请可否申请专利的事实。
佛罗里达中部地区法院在Every Penny Counts有限公司诉美洲银行公司等一案中同样将Bilski案适用于一个非方法权利申请中。此案中的权利申请涉及一个由计算手段、记录手段和识别进入手段组成的网络系统。专利所有人没有论证该权利申请包含任何转换，该法院也未找到该权利申请与特殊机器的联系，因此法院认定网络系统所使用计算机不是为完成必需的计算而是用于输入或输出数据的，其并未施加任何限制于程序本身。
Bilski案对美国专利商标局的影响
美国专利商标局专利复审委员会同样采用比Bilski案更严格的标准。在一些案件中，该委员会采用了“机器或转换测试”驳回非方法权利要求。详见Ex parte Godwin, 2008 WL 4898213 (B.P.A.I 2009年11月13日)案，Ex parte Noguchi, 2008 WL 4968270 (B.P.A.I. 2008年11月20日)案和Ex parte Atkin, 2009 WL 247868 (B.P.A.I. 2009年1月30日)案。在其他案件中，美国专利商标局判定存在计算机或网络的权利要求不足以视为“特别的”机器，而将其驳回。详见Ex parte Halligan, 2008 WL 4998541 (B.P.A.I. 2008年11月24日)案和Ex parte Cornea-Hasegan, 2009 WL 86725 (B.P.A.I. 2009年1月13日)案。在Ex parte Cornea-Hasegan一案中，美国专利商标局根据机器或转换测试驳回了计算机可读媒介的权利要求，而在Ex parte Roberts, 2008 WL 2754746 (B.P.A.I. 2008年7月15日)一案中，美国专利商标局将机器或转换测试运用到生命科学权利要求中。
Ex parte Godwin案是美国专利商标局将Bilski案延伸的例子。权利要求是一个包含聚合器模块和视觉服务扩展的入口服务器。美国专利商标局忽视了权利要求中的结构，认为该权利要求不属于专利标的物。随后Ex parte Atkin案得出相同结论，该权利要求是一个将单向域名转换为双向域名的系统，该系统包含一个适用于在单向域名和字符排序器间建立多个标签的标签定义者。美国专利商标局再一次未做过多讨论即驳回这一结构申请。
2009年1月7日，专利鉴定政策委员会主任John J. Love发表一篇名为“根据In re Bilski案鉴定程序权利申请的指导”的备忘录。该备忘录对专利鉴定程序指南2106中的鉴定指导方针作出了修改，涉及机器或转换测试，并增加了两条 “推论”。第一，仅基于权利要求限制在使用领域，通常不能认定该方法属于专利标的物。第二，仅基于非重要的解决方案之外的步骤，如数据采集或输出，同样不能认定程序权利要求属于专利标的物。
最高法院在Bilski判决中，将会讨论很多本文所涉及的问题，并对以下问题进行探讨：一是由信号所代表的部分物体或概念的实体性。在富通银行一案中，联邦巡回法院认为股票价格具有充分的实体性使转变程序构成可受专利保护的程序，但是最高法院或联邦巡回法院可能重新审理该实体性问题。另一问题则涉及若任何程序仅与一般性使用目的的计算机相关，则该计算机是否构成“特定的”机器，联邦巡回法院可能在近期对该问题进行讨论。然而，更关键的问题在于现行专利法能否跟上不断变化中的科学技术的脚步。让我们对最高法院的Bilski判决拭目以待。