当发明人和代理律师将发明人的构想用文字来表达时，很容易受到自身语言的限制。界定发明范围的专利权利要求书通常只有寥寥数语，因此，词、句的选择就变得非常重要。权利要求书应该能让本领域的一般技术人员看懂，但事实上，并不是所有撰写权利要求书的律师都具备这样的技能，有时措辞可能不够准确和恰当。由于权利要求书常常包含技术词汇、普通词汇、法律术语，因此，对某些权利要求进行解释就很有必要。而正是这些权利要求解释，成为许多专利纠纷案件争议的核心，并由此产生了美国一项极其重要的法院诉讼程序——“马克曼听证程序”。

关于“马克曼听证”程序

 “马克曼听证”一词是从美国最高法院1996年的一项判决演变而来的，它解决了这样一个长期争论不休的问题：应该由谁来确定权利要求的含义，法官还是陪审团？美国宪法第七修正案保留了陪审团的审判权，由陪审团就侵权问题做出最终的裁决。但是，当该修正案于18世纪末获得通过时，专利文件还不包括权利要求书。因此，有关第七修正案是否由陪审团裁决权利要求解释这一潜在问题的争论，直到1870年修订后的专利法要求专利文件包括权利要求书后，才逐渐浮出水面并引起关注。

在美国，法律问题一般由法官做出裁决，陪审团一般负责对最终的事实争议进行裁决。但由于两者之间的界线比较模糊，100多年来各法庭对于如何解决权利要求解释的问题一直存在分歧。在１９９６年的Markman案判决中，最高法院最终未将权利要求解释归类为一个事实问题或法律问题。尽管如此，最高法院认为，法官比陪审团更适合判定权利要求解释的从属问题，并干脆将其列为法官的工作。但是，在解决这一重大问题时，最高法院并没有就法官应遵循怎样的程序发布任何指令。

在Markman案判决后的最初几年，不同地方法院就权利要求解释的处理制定了不同程序。有些法院会在案件较早阶段（较少证据开示）即对权利要求进行解释。他们认为，权利要求解释问题与最终的侵权问题完全无关，因此，没有必要在权利要求解释之前进行有关侵权的证据开示。而有些法院则会等到审判时所有证据开示之后，再对权利要求进行解释，并指示陪审团基于权利要求解释对侵权问题做出裁决。

这两种程序都有各自的优缺点。审理美国各地方法院专利上诉案件的美国联邦巡回上诉法院规定，虽然法院不得以权利要求解释已包括或排除某个被诉产品或工艺为由，预先对侵权问题做出判断，但是有关产品或工艺的知识能够为权利要求解释提供更有价值的背景。

对专利案件的审理有着丰富经验的司法机关已经意识到在重要证据开示之后进行权利要求解释的重要性，但在审判之前解释才有意义。这一程序尤其受到诉讼当事人的欢迎，因为这样能够在被诉产品的背景下解决权利要求解释的重大问题，同时还能避免高昂的审判费用。因此，这一程序通常会让诉讼当事人更早达成和解。不过，对中国制造商具有重要影响的司法机关——美国国际贸易委员会却并不遵循这一程序。相反，美国国际贸易委员会的法官一般会在审判之后解释权利要求，同时他们还会发布就案件实体做出的判决。对于被告来说，这一程序是个沉重的负担。

如何充分利用

“马克曼听证”程序

鉴于权利要求解释对于解决专利案件中存在的争议至关重要，“马克曼听证程序”的作用不可小视。虽然该程序可能在审判开始之前就会举行，但各方此时应充分确立其基于案件实体所持的立场，以确保其权利要求解释立场与案件中的证据一致。专利诉讼双方通常必须检索上万份有关被诉产品的文件以及大量在先技术。在“马克曼听证程序”中，优秀的诉讼律师会深入分析所受理案件的证据和相关问题，做好充分准备，以应对法官可能提出的任何问题。

通常，法官会在“马克曼听证程序”之前或同时，要求对专利所涉及的技术进行简要介绍，这给控辩双方提供了一个绝佳的陈述案情的机会。律师通常会聘请图解顾问来帮助制作富有说服力的图形动画和技术说明，以满足法官的要求。这个做法虽然成本较高，但却物有所值，因为大多数美国法官并不一定具备专业技术背景。

为了能够正确解释专利权利要求，法官应首先专注于权利要求书和专利说明书的措辞。专利说明书是理解存在争议的权利要求的最佳指南。因此，在“马克曼听证程序”中，一次好的陈述，通常是在披露专利说明书的情况下完成的。被控侵权的一方通常试图将权利要求范围限制为专利说明书中明确披露的实施例，而专利权人则以权利要求不应仅限于披露的实施例为由进行反击。法官通常会在这两者之间取舍裁决。

法官还会查阅专利申请历史档案——专利申请人与美国专利商标局之间的通信记录，以帮助进行权利要求解释。美国专利商标局通常会基于在先技术和其他要求而将某项专利申请驳回一次甚至多次，而专利申请人则要做出相应的答复。此类通信记录有助于法官判定涉案发明包含哪些内容，不包含哪些内容。因此，在“马克曼听证程序”中，优秀的律师应全面了解专利审查员引述的在先技术以及其与专利权人之间的辩论，并能够清楚地表述在先技术的终点和本发明的起点。

法官还可以考量其他证据，即所谓的“外部”证据。但是，与“内部”证据专利说明书和专利申请历史档案相比，外部证据一般会被认为不太可靠。在联邦巡回法庭看来，过分依赖外部证据会产生这样一种风险：它有可能被用来改变权利要求的含义，进而对不容争议的公共记录（包含权利要求书、专利说明书以及专利申请历史档案）造成损害。虽然联邦巡回法庭已规劝各地方法院在考量外部证据时持谨慎态度，但有些外部证据仍被认为不具有太大争议并且对案件很有帮助。因此，优秀的律师应该考量这些可信度更高的外部证据，并在“马克曼听证程序”中以有利于他们的方式提出这些证据。翻查字典是外部证据的可靠来源之一，对于某项权利要求中的非专业术语来说尤其如此。此外，来源可靠的论文和百科全书等也可参考使用。

 如果发明人能提供有力的证据，专利权人可尝试让该发明人在“马克曼听证程序”中作证。但有些法院不允许这样做。美国联邦巡回上诉法院认为，发明人就权利要求解释所提供的证词一般情况下参考价值不大，因为其中可能存有偏见和私利。如果被告觉得发明人已经承认有关权利要求的某种含义可以证明并未构成侵权，则可能尝试引入发明人的证词。在以往案例中，发明人即便是出于利益考虑而做出的这种所谓“承认”，联邦巡回法院也已警告被告不要依赖于发明人的主观意图。

鉴于有关发明人的证词存在争议，原被告双方更多情况下会在“马克曼听证程序”中依赖于专家的证词，不论是现场证词或是与诉状一并提交的书面声明。再者，考虑到 “马克曼听证程序”裁定对于解决专利纠纷的重大意义，优秀的律师会尽早让他们的专家介入案件，以便专家能够充分了解各种立场，并为在“马克曼听证程序”中提供相关证词做好充分准备。

一般来说，美国法官需要审理的案件非常多，没有太多时间专注于某一个案件。因此，每一个让法官了解案件的机会都是极其重要的，律师准备提出的论点应该是经过深思熟虑的。优秀的律师会请求法官仅就重要的权利要求解释问题做出裁定。在进行“马克曼听证程序”前的数周内，各方当事人主要进行商讨以缩减争议词语的数量。拒绝遵守这一程序并要求法官解释大量词语的当事人，可能会在法官面前丧失可信度。优秀的律师应该专注于那些可能对侵权分析或权利要求有效性分析产生影响的关键词，并避免不必要的权利要求解释问题。

法官一般都会尽量在“马克曼听证程序”之后的一段合理时间内，就权利要求解释做出判决。但是，鉴于他们面对的备审案件众多，实际情况并非总是如此。在这种情况下，案件会随着案情的进展被极大地复杂化，因为诉讼双方及各自的专家必须兼顾双方提出的权利要求解释而确立其替代性立场。但是，一旦法院发布了有关权利要求解释的决议，双方可以对问题及主要争议形成清晰的认识，这有助于促进双方和解。

由此可见，“马克曼听证程序”已经成为美国专利诉讼中的一项重要程序，其重要性仅次于审判本身。语言限制增加了权利要求解释的难度及多样性，这也是许多专利纠纷的核心所在。为了解决这些专利权利要求解释纠纷，法官必须剖析大量难以理解的内部证据和外部证据，并从中理出头绪。但由于多数法官并不具备专业技术背景，且有大量备审案件需要处理，因此权利要求解释对他们来说可能是一项极具挑战性的工作。“马克曼听证程序”则是一方得以帮助法官完成此项工作，并以具有说服力的方式引导法官审阅证据的重要机会，律师一定要好好把握，委托人也需要给予全力支持。而对于抗辩的一方来说，如果能够在此程序中得到有利的权利要求解释裁决，和解的可能性将会增大，同时，也可以为委托人节省不菲的诉讼开支。

来源：知识产权报